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    商标作为一种无形资产在公司的发展过程中起着至关重要的作用。经营一家百年老店,就是经营一个百年品牌。而冰冻三尺,绝非一日之寒,如果要打造一个百年品牌,就要从设计商标、申请商标等最基本的工作做起。下文以我公司代理过的一个典型案例对申请商标中应该注意的事项,尤其是驳回复审这一重要的行政救济程序做简要说明。

    【案情简介】

    2004年1月,申请人胡某分别在国际分类第32类和第33类上申请注册“伊克昭”商标。2005年7月,国家工商行政管理总局商标局以“伊克昭盟虽已撤销,但距今只有两三年时间,作为地名仍广为人知。注册商标为一家独占使用有失公平”为由,驳回了胡某的注册申请。

    申请人胡某委托我司提出驳回复审申请。我司法务部召开例会,分析案情后认为:一般情况下,如果申请商标被商标局以其使用“易产生不良影响”、“有失公平”等申请商标自身性质的原因而被驳回的话,复审成功的机率都比较低,因为此类条款赋予了商标局较大的自由裁量权。但是经仔细研究,我们还是发现了两个突破点:“伊克昭”作为行政区域名称确实已经撤销,撤销时间的长短并不影响其已经不是行政区划地名的事实;“伊克昭”一词在蒙语中有其他含义,可以作为商标注册。随后,法务部将悉心组织的驳回复审申请的事实和理由提交到了商标评审委员会。

    国家工商行政管理总局商标评审委员会分别下发商评字(2007)第12512号《关于第3892000号“伊克昭”商标驳回复审决定书》和商评字(2008)第00952号《关于第3891999号“伊克昭”商标驳回复审决定书》,决定申请商标予以初步审定,进入公告程序。

    【案情分析】

    一、事实分析

    1、《商标法》第十条规定中,“地名”

    是指现行的行政区划地名。已经撤销的地名则不在被禁止使用或注册的地名之列(撤销的事实以《内蒙古自治区人民政府关于撤销伊克昭盟设立鄂尔多斯市的通知》为佐证)。申请商标“伊克昭”作为一个行政区划地名,但并不属于《商标法》第10条所规定的禁止用或注册的地名之列。因此,商标局驳回的理由欠妥。

    2、在蒙语中,“伊克”的含义为:“大”;“昭”的含义为:“庙”。申请人以“伊克昭”作为商标使用,并不是因为它曾经作为地名被广为知晓,而是因为“伊克昭”具有大庙的美好含义。“伊克昭”三个字琅琅上口,读音抑扬顿挫,十分便于识记。

    申请人作为蒙古族人,对大庙有着虔诚的崇拜,在设计商标时,“伊克昭”具有“大庙”的含义,喻指申请人希望自己的品牌也能向大庙一样受到众多消费者的青睐。

    “伊克昭”有其具体、独特的商标含义,完全是可以起到区别不同生产者或经营者商品的作用。申请人将其作为商标使用和注册,不存在在先权利的障碍,商标局是不应当禁止的。

    二、相关法律依据及分析

    《商标法》第十条第二款

    “县级以上行政区划的地名或者公众知晓的外国地名,不得作为商标。但是地名具有其它含义或者作为集体商标、证明商标组成部分的除外……”

    《商标法》第三十二条

    对驳回申请、不予公告的商标,商标局应当书面通知商标注册申请人。商标注册申请人不服的,可以自收到通知之日起十五日内向商标评审委员会申请复审,由商标评审委员会做出决定,并书面通知申请人。

    《商标评审规则》第三十五条规定:商标评审委员会审理不服商标局驳回商标注册申请决定的复审案件,应当针对商标局的驳回决定和申请人申请复审的事实、理由、请求以及评审时的事实状态进行评审。

    《商标法》第十条第二款的立法目的为:

    为了防止这些地名不能区别产品的生产经营者,不具有商标的区别功能。

    为了防止公众对使用这一商标的产品或服务的来源产生误认,防止对消费者产生地理欺骗性。

    为了防止因商标注册而产生的排他权会不公平地妨碍他人在商业活动正常使用该地名名称。

    “伊克昭”具有“大庙”的含义,这是“伊克昭”作为商标的特定含义,具有商标识别功能,并不违反第一个立法目的。

    伊克昭盟和东胜市撤销后,设立鄂尔多斯市,“伊克昭”作为地名,已经被撤销两三年,在通常的社会活动中已经被“鄂尔多斯”市取代,公众对此事实已经习惯了两三年,消费者不会把“伊克昭”商标于地名混淆。况且,申请人商标“伊克昭”为“大庙”的意思,所以,“伊克昭”对消费者并不具有地理欺骗性,其并不违反第二个立法目的。

    “伊克昭”已经被撤销,相关的商业活动就不会再出现作为地名名称使用的“伊克昭”。既然“伊克昭”都不会再被作为地名使用,“伊克昭”因商标注册而产生的排他权会不公平地妨碍他人在商业活动正常使用该地名名称的可能性为零。因此并不违反第三个立法目的。

    【案例总结】

    由于“伊克昭”之前为行政区划地名的事实确实存在,商标局驳回理由为“伊克昭”商标违反了《商标法》第十条这一禁止性条款,如果按照一般的逻辑推理,违反禁止性条款的商标是一定不能作为商标注册和使用,驳回复审胜的几率不大。但是,经查询可知,“伊克昭”是被撤销的地名,不属于《商标法》第十条规定中“地名”即现行的行政区划地名,而且具有其他含义,商标局以这条法律作为依据驳回申请商标,显然有失公允。于是以“伊克昭”为撤销地域名称且有其他含义为突破口,举一反三,结合法条、立法目的对申请商标“伊克昭”申请注册的合法性进行反向推理,理论结合实际,最终以充分的理由,取得国家行政管理总局商标评审委员会的支持,从而使得申请商标进入公告程序,最后核准注册。

    【温馨提示】

    如果您有打造一个百年名牌的雄心壮志,请不要忽视一开始看似琐碎的商标的设计与申请工作。结合以上所引之驳回复审案例。大业给您以下几点提示,仅供参考:

    1、设计商标时要综合考虑外观、呼叫、含义等因素,使得自己的商标有成为名牌的潜质。

    2、递交商标申请最好委托专业的商标事务所或知识产权公司代理。他们可以给您专业的意见,防止您的商标因为违反法律的禁止性规定(如本文案例)或因与他人的在先权利冲突而被驳回,将您注册商标的风险降至最低。

    3、当然,无论多完美的风险防范机制都不可能将风险完全规避,一旦您的申请被商标局驳回,就要综合考虑该商标对您的重要性以及复审成功机会的大小,代理机构会给您他们专业的意见协助您作出是否复审的决定。复审一提出就可以起到保留被驳回商标的申请日不至于因驳回而丧失的作用。而如果复审成功,您的商标就会被初步审定,进入公告程序。因此驳回复审作为对商标申请人的一个重要救济手段,恰当运用会最大程度的保护申请人的权益。复审成功意味着商标顺利被公告,您的品牌发展计划就向成功迈出了坚实的一步。

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